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西门子股份公司与新昌县西门子生活电器有限公司、绍兴市邦代电器有限公司、吴炳均侵害商标权及不正当竞争纠纷
——适用“司法层次分析法”确定知识产权法定赔偿数额的首次司法实践
来源:省高院发布日期:2017-01-10浏览次数:字号:[ ]

【推荐理由】

为回应社会上关于“知识产权损害赔偿低”的评价,浙江法院总结审判实践经验,基于法经济学的考量,提出了依据“司法层次分析法”计算法定赔偿数额的思路,本案即是“司法层次分析法”的首次司法实践。由于知识产权侵权本质上是对权利市场价值的损害,权利的市场价值又取决于权利主体和权利客体,而侵权主体及侵权行为则是造成损害的直接致害因素,因此,根据法律规定和立法精神,合理设定相应的考量因素和层级区间,在综合评估权利信息(包括权利主体、权利客体)和侵权信息(包括侵权主体、侵权行为)基础上,根据权利信息和侵权信息的层级,最终通过规范行使自由裁量权,合理确定法定赔偿额度,可以增强法定赔偿数额认定的正当性、规范性和可预期性,既符合市场经济规律,又合乎知识产权立法价值导向。

 

【裁判要旨】

对于公司股东将公司作为侵权工具,试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形,则不论是依据侵权责任法关于共同侵权的规定,还是依据公司法关于公司股东滥用公司法人独立地位的规定,均可以判令该类股东作为侵权主体承担连带责任。

在确定法定赔偿数额时,可以根据立法精神和法律规定,合理设定相应的考量因素和层级区间,在全方位、多层次地评估分析权利信息(包括权利主体、权利客体考量因素)和侵权信息(包括侵权主体、侵权行为考量因素)的基础上,对权利信息和侵权信息的层级进行综合评判、相互修正,最终通过规范行使自由裁量权,合理确定法定赔偿额度,以增强法定赔偿数额认定的正当性、规范性和可预期性。

 

【案例索引】

一审:浙江省绍兴市中级人民法院(2015)浙绍知初字第972号(2016年8月30日)。

二审:浙江省高级人民法院(2016)浙民终699号(2016年12月16日)。

 

【案情】

原告(二审上诉人):西门子股份公司(以下简称西门子公司)。

被告(二审被上诉人):新昌县西门子生活电器有限公司(以下简称新昌县西门子公司)。

被告(二审被上诉人):绍兴市邦代电器有限公司(以下简称邦代公司)。

被告(二审被上诉人):吴炳均。

一审法院审理查明:西门子公司于1847年成立,中国是西门子公司选择的第二个海外市场。1872年,西门子和中国开始了业务往来。1989年,西门子公司在中国设立了第一家合资企业。至2004年,西门子公司在中国的员工已达3万人。在1994年10月6日成立了全资子公司西门子(中国)有限公司,注册资本达9亿欧元,经营范围包括从事电气、电子和机械产品的制造经营活动。西门子(中国)有限公司又在中国独资或与他人合资设立多家公司,包括上海西门子工业自动化有限公司、西门子数控(南京)有限公司等。西门子(中国)有限公司在中国曾荣获“最具中国心的跨国公司”、“2007年度中国最受尊敬的企业”、“中国大学生最佳雇主”等荣誉。

西门子公司在中国注册的第G683480号注册商标“西门子”核定使用在第7、9、10、11类商品上;注册有效期自2007年4月11日至2017年4月11日。其中核定使用的第11类商品包括:灯,照明灯及其部件,用于照明的灯光反射镜,电热器,电动厨房用具、炊具、烧煮具、炉灶等。第G683480号注册商标在第9类控制器商品上为驰名商标。第G637074号注册商标“SIEMENS”有效期自2015年3月31日至2025年3月31日。其中核定使用的第11类商品包括:灯,照明器具及其零件,……家用厨用电器,尤其是灶具,等等。

2015年8月28日,经西门子(中国)有限公司申请,其委托代理人徐轶喆于上海市徐汇公证处,在公证员龚安及工作人员高袆雪监督下,对从互联网上访问到的相关网页进行浏览、截图、打印的过程办理了保全证据公证。在百度搜索中输入“西门子生活电器”,进入“www.siemives.com”网页,并在该网站上浏览了该公司简介、产品展示等内容。产品包括油烟机系列、燃气灶系列、消毒柜系列、集成环保灶、集成水槽、热水器系列、烤箱&蒸汽炉、水槽&龙头等。百度搜索“阿里云”,进入“阿里云-全球领先的云计算服务平台官网”,点击“域名服务”,在搜索框中输入“www.siemives”,点击“查域名”,屏幕显示相关查询结果内容页面,点击“siemives.com”旁的“查看域名信息”,屏幕显示相关内容:所有者Wu Bingjun,注册日期2014年1月23日,到期日期2016年1月23日。2015年9月6日,上海市徐汇公证处出具(2015)沪徐证经字第6378号公证书一份。

2015年11月4日,浙江省嵊州市市场监督管理局根据举报到嵊州市嵊州大道1855号邦代公司厂房进行检查。在检查中现场发现有标有“新昌县西门子生活电子有限公司,地址:浙江省新昌县城南经济开发区,生产基地:浙江省嵊州市经济开发区鼎杨东路1号,电话:0575-83177111,网址:WWW.SIEMIVES.COM”的煤气灶成品30只,外包装箱85只。市场监督管理局工作人员对邦代公司的法定代表人赵兴灿现场制作检查笔录。

另查明,新昌县西门子公司成立于2014年4月14日,注册资本58万元,经营范围为生产销售:家用电器、厨房用具、卫浴洁具、煤气灶、油烟机、电炊具、太阳能热水器、水槽、橱柜、消毒柜。邦代公司成立于2009年7月22日,注册资本50万元,经营范围为一般经营项目:生产、销售:油烟机、保洁柜、灶具、集成灶、热水器、浴霸、厨房用具。

西门子公司向一审法院起诉请求判令:1.新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均(以下简称三原审被告)停止生产和销售侵害西门子公司“西门子”、“SIEMENS”商标权及西门子企业名称权的产品及不正当竞争行为;2.三原审被告停止将“西门子”、“⌊SIEMIVES」”字样或标识用于一切商业活动,包含停止使用在产品、包装上以及宣传推广等;3.新昌县西门子公司停止使用并变更含有“西门子”的企业名称,变更后的字号中不得含有与“西门子”相同或相近字样;4.新昌县西门子公司和吴炳均停止使用并注销域名“www.siemives.com”,删除网页中含有的“西门子”及“siemives”内容;5.三原审被告共同赔偿西门子公司经济损失人民币200万元(含制止侵权的合理支出);6.三原审被告在《绍兴日报》刊登公告以消除影响(公告面积不小于15×8CM);7.三原审被告承担本案诉讼费用。

新昌县西门子公司答辩称: 1.其公司是依照法定程序向新昌县市场监督管理局注册登记;2.其公司经吴炳均许可使用“⌊SIEMIVES」”标识;3.西门子公司未能提供证据证明其公司的行为构成商标侵权或不正当竞争,也未能证明给西门子公司造成了200万元的经济损失。请求驳回西门子公司的全部诉讼请求。

吴炳均答辩称:1.其作为新昌县西门子公司的股东,依照法定程序向新昌县市场监督管理局注册登记该公司;2.其向商标局提出注册“⌊SIEMIVES」”商标的申请,并已经初步审定,其将该商标许可新昌县西门子公司使用并未违反法律规定;3.其申请的“www.siemives.com”域名与西门子公司的英文商标“SIEMENS”并不相同。请求驳回西门子公司的全部诉讼请求。

 

【审判】

一审法院认为,本案西门子公司为依照德意志联邦共和国法律设立的公司,故本案属于涉外民商事纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十九条之规定,在我国领域内进行涉外民事诉讼应当适用我国民事诉讼法。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条规定,因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。本案原审被告住所地在中华人民共和国浙江省绍兴市,故一审法院对本案具有管辖权。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条的规定,中华人民共和国法律应作为处理本案争议的准据法。

本案的争议焦点为:一、三原审被告是否生产和销售了侵害西门子公司第G683480号“西门子”、第G637074号“SIEMENS”注册商标权、西门子公司企业名称权的产品以及是否构成不正当竞争行为。二、吴炳均注册并使用的域名“www.siemives.com”是否侵害了西门子公司第G637074号“SIEMENS”注册商标权。三、西门子公司要求三原审被告共同赔偿西门子公司经济损失人民币200万元(含制止侵权的合理支出)是否有充分的事实和法律依据。

关于争议焦点一。首先,西门子公司于1989年在中国开始设立合资企业,后又设立了以“西门子”为字号的全资子公司及多家以“西门子”为字号的企业,期间为宣传“西门子”商标及其产品在中国进行了持续而广泛的宣传,其所有的第G683480号注册商标于2012年间被中华人民共和国广东省广州市中级人民法院在(2010)穗中法民三初字第168号民事判决中认定为驰名商标,因此,“西门子”作为西门子公司中文译名的字号为相关公众所知悉,在电气行业具有较高的知名度。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三项规定:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品”,以及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定:“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称,以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的企业名称。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的企业名称。”据此,西门子公司的企业名称及“西门子”字号均应受到我国法律保护。新昌县西门子公司于2014年4月14日成立后,在其企业名称中使用“西门子”字号,容易使相关公众误认其生产、销售的商品是西门子公司的商品或者误认为被告与西门子公司具有许可使用、关联企业关系等特定联系,属于不正当手段,损害了西门子公司的合法权益,侵害了西门子公司的企业名称权,新昌县西门子公司的行为构成不正当竞争行为。故对新昌县西门子公司认为其不存在不正当竞争行为的抗辩,一审法院不予采信。对西门子公司要求新昌县西门子公司停止使用并变更含有“西门子”字样的企业名称,变更后的字号中不得含有“西门子”字样的诉讼请求,一审法院予以支持。

其次,吴炳均未提供证明其向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)提出过注册第13564440号“⌊SIEMIVES」”商标的申请,并已经初步审定及“⌊SIEMIVES」”被核准为注册商标的证据,故“⌊SIEMIVES」”并非系有效的注册商标。通过对被诉侵权标识“⌊SIEMIVES」”与西门子公司商标“SIEMENS”比对,被诉侵权标识由八个字母组成,西门子公司商标由七个字母组成;前四个字母均相同,不同的是后缀字母构成,被诉侵权标识为IVES,西门子公司商标为ENS。从排列顺序看,两者的字母排列相似。从商标的发音看,两者的发音也相似。虽然“⌊SIEMIVES」”前后有浅色“⌊”、“」”符号,但该符号印迹不明显,在商品上使用不能足以使一般消费者与没有上述符号的标记相区分。从整体上来看,两者构成近似。

再次,根据嵊州市市场监督管理局的检查笔录,在邦代公司厂房内发现由其生产的煤气灶产品,外包装均标有新昌县西门子公司的名称、地址、联系电话和“WWW.SIEMIVES.COM”网页地址等信息,结合(2015)沪徐证经字第6378号公证书保全的网页材料,以及一审庭审中新昌县西门子公司认可其曾授权邦代公司生产煤气灶等事实,可以认定上述新昌县西门子公司、邦代公司有生产、销售被诉侵权产品的行为。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,均属侵犯注册商标专用权的行为。被诉侵权标识与西门子公司注册商标均使用在同类厨电商品上,且字形、发音相似,容易导致混淆,故新昌县西门子公司、邦代公司的行为侵害了西门子公司第G637074号“SIEMENS”注册商标权。据此,对新昌县西门子公司认为其使用“⌊SIEMIVES」”标识的行为并未造成消费者对商品来源的混淆与误认,以及新昌县西门子公司、邦代公司并未生产、销售被诉侵权产品的抗辩,一审法院不予采信。同时,西门子公司认为吴炳均系新昌县西门子公司的股东,构成共同侵权,但西门子公司未提供足以证明吴炳均与新昌县西门子公司财产混同的证据,故对西门子公司该主张,一审法院不予采信。

关于争议焦点二。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项规定:“下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。”本案中,吴炳均申请的域名“www.siemives.com”中含有与西门子公司注册商标“SIEMENS”相近似的文字,并通过该域名进行了相关商品交易的电子商务宣传,容易使相关公众产生混淆,故应停止使用。对吴炳均认为该域名不侵权的辩称,一审法院不予采信。同时,根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定,西门子公司起诉要求被告消除影响、赔偿损失,于法有据,一审法院予以支持。

关于争议焦点三。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款的规定,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”本案中,西门子公司未提供其因侵权受到的实际损失或被告因侵权获利以及涉案商标许可使用费的相关证据,综合考虑西门子公司的知名度、为维权聘请律师代理诉讼,新昌县西门子公司成立于2014年4月14日、注册资本为58万元,邦代公司成立于2009年7月22日,注册资本50万元,侵权产品查扣数量等因素,酌情确定新昌县西门子公司、邦代公司赔偿西门子公司经济损失人民币(包括为制止侵权产生的合理费用)10万元,吴炳均赔偿西门子公司经济损失3万元。另,邦代公司无正当理由拒不到庭参加一审诉讼,依法可作缺席判决。

一审法院根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第三项,《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第十七条第一款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第三项,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定,判决:一、新昌县西门子公司立即停止使用包含“西门子”字样的企业名称,并于判决生效之日起三十日内向工商行政管理部门申请变更企业名称,变更后的企业名称不得包含“西门子”字样;二、新昌县西门子公司、邦代公司立即停止生产、销售侵害西门子公司第G683480号“西门子”、G637074号“SIEMENS”注册商标专用权的产品,停止使用“⌊SIEMIVES」”标识;三、新昌县西门子公司、邦代公司于判决生效之日起十日内赔偿西门子公司经济损失(包含西门子公司为制止侵权行为支出的合理费用)人民币10万元;四、新昌县西门子公司于判决生效之日起三十日内在《绍兴日报》上刊登声明以消除影响;五、吴炳均立即停止使用并注销域名“www.siemives.com”,并于判决生效之日起十日内赔偿西门子公司经济损失人民币3万元;六、驳回西门子公司的其余诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币22800元,由西门子公司负担9918元,新昌县西门子公司、邦代公司负担9910元、吴炳均负担2972元

一审宣判后,西门子公司不服,向浙江省高级人民法院上诉称:撤销一审判决第三项,改判三被上诉人共同赔偿西门子公司200万元经济损失(含制止侵权行为支出的合理费用)。事实与理由:1.一审判决赔偿金额过低。西门子公司经营历史悠久,“西门子”、“SIEMENS”品牌在全球具有较高知名度和美誉度;一审判决认定赔偿数额,并未充分考虑侵权行为性质、主观过错、侵权后果,及西门子公司制止侵权的合理支出等因素。2.一审判决认定吴炳均不构成共同侵权的事实错误。西门子公司在一审中已提供证据证明吴炳均是新昌县西门子公司的实际经营者,与新昌县西门子公司存在财务混同的情形;新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均分工明确,共同实施了被诉侵权行为。

吴炳均二审答辩称:一审判决确定的赔偿数额过高,吴炳均与新昌县西门子公司之间不存在混同问题。请求驳回西门子公司的上诉请求,维持原判。

新昌县西门子公司、邦代公司经二审法院传票传唤,无正当理由拒不到庭,也未作答辩。

二审法院审理查明:1.自清末、民国至今,特别是新中国成立以来,中国的报纸期刊对于“西门子”品牌进行了持续的宣传报道。清末、民国时期的《申报》、《协和报》、《新世界》等媒体大量报道了西门子公司的信息,其中《申报》报道的与西门子公司有关的新闻信息达6900余篇。新中国成立以来,《人民日报》、《解放日报》、《新华日报》、《文汇报》、《北京日报》、《浙江日报》等新闻媒体及其他期刊杂志也大量报道了西门子公司的信息,其中《人民日报》的相关新闻报道即达500余篇,且大部分新闻标题是采用“西门子”指代“西门子公司”。2. 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)在商评字【2015】第49080号无效宣告请求裁定书中认定,西门子公司的第G637074号注册商标“SIEMENS”为第11类柜式和箱式冷冻机商品上的驰名商标。3.广州市中级人民法院在(2010)穗中法民三初字第168号民事判决书中认定,西门子公司的第G637074号注册商标“SIEMENS”和第G683480号注册商标“西门子”在第9类控制器商品上为驰名商标。4.中国大陆地区的西门子家电经营商出具的“价格证明”中,载明“西门子”品牌的灶具、油烟机、消毒柜、集成灶具、热水器、烤箱产品的销售价格是人民币几千元至几万元不等,其中油烟机的销售价格是每台人民币2600元至8000元。5.新昌县西门子公司的两位股东吴炳均与竺秋珍是母子关系,其中吴炳均的控股比例为80%,竺秋珍的控股比例是20%。6.吴炳均于2014年1月23日注册了域名“www.siemives.com”后,许可新昌县西门子公司使用。7.吴炳均陈述其于2013年11月19日向商标局提出了“⌊SIEMIVES」”商标注册申请,但尚未核准注册,其许可新昌县西门子公司使用该“⌊SIEMIVES」”标识。8.吴炳均于2014年1月15日成立了新昌县创维电器有限公司,同年2月14日注册了“www. Skcangwei.com”的域名,同年2月24日向商标局提出“Skcangwei云刨维”商标注册申请。9.新昌县西门子公司在与其江苏省无锡市经销商张萍的业务往来中,提供了吴炳均的7个个人银行账户,作为新昌县西门子公司的汇款账户。后张萍向吴炳均的3个个人银行账户进行了汇款,其中,2015年7月7日至同年9月26日向吴炳均支付货款人民币5万余元。同时,新昌县西门子公司与张萍签订的经销合同中载明的新昌县西门子公司的地址,即为嵊州市市场监督管理局查封邦代公司生产被诉侵权产品的地址。10.域名为“www.siemives.com”的网页突出使用“西门子生活电器”、“⌊SIEMIVES」”标识,并使用“24小时西门子为您服务”的宣传用语;“产品展示”中包括油烟机、燃气灶等多类产品,各类产品系列下又细分为若干不同型号的产品;页面“QQ交流”中在线客服的昵称为“西门子生活电器吴炳均”。11.《太原晚报》2015年8月21日刊登的标题为“都叫西门子 两者没半毛钱关系”的新闻中报道,山西省太原市消费者将新昌县西门子公司生产的油烟机产品误认为“SIEMENS”品牌产品,该消费者购买被诉侵权油烟机的价格为每台人民币1400元。

二审法院审理后认为:本案中,西门子公司起诉的被诉侵权行为主要是指未经其许可在商业活动中使用“西门子”、“⌊SIEMIVES」”标识,“新昌县西门子公司”企业名称和“www.siemives.com”域名,构成商标侵权及不正当竞争。本案一审判决认定新昌县西门子公司、邦代公司共同实施了生产、销售被诉侵权产品的行为,并判令二者共同承担相应的损害赔偿责任,同时判令新昌县西门子公司停止使用包含“西门子”字样的企业名称并刊登相关声明,吴炳均立即停止使用并注销域名“www.siemives.com”等,各方当事人均未就此提出上诉。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百二十三条之规定,第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理,故本案二审对该部分认定结论予以确认。根据当事人的上诉请求和答辩意见,本案二审争议焦点为:一、吴炳均是否应与新昌县西门子公司、邦代公司就损害赔偿承担连带责任;二、原判确定的赔偿数额是否合理。

一、关于吴炳均是否应与新昌县西门子公司、邦代公司就损害赔偿承担连带责任。

二审法院认为,不论是依据侵权责任法关于共同侵权的规定,还是依据公司法关于公司股东滥用公司法人独立地位的规定,均能认定吴炳均应与新昌县西门子公司、邦代公司就损害赔偿承担连带责任。

首先,《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。侵权责任法规定共同侵权行为承担连带责任的目的在于合理分配侵权损失和风险,既能增加责任主体的数量,充分补偿受害人的损失,又能督促潜在的侵权人相互监督,共同承担预防侵权行为的责任。同时,就共同侵权制度的立法宗旨而言,共同侵权行为应以行为人之间存在共同故意或者过失等意思关联为必要要件。

本案一审判决认定新昌县西门子公司、邦代公司共同实施了生产、销售被诉侵权产品的行为,并判令二者共同承担相应的损害赔偿责任,正是由于邦代公司是被诉侵权产品的实际生产者,新昌县西门子公司是被诉侵权产品的商业标识所指向的商品来源,且新昌县西门子公司签订经销合同所载明的公司地址,即为邦代公司生产被诉侵权产品的地址,故二者对于生产、销售被诉侵权产品具有意思关联,构成共同侵权。就吴炳均而言,其首先注册了被诉侵权域名“www.siemives.com”,并提出了被诉侵权标识“⌊SIEMIVES」”的商标注册申请,后设立了以“西门子”为字号的新昌县西门子公司,同时授权许可新昌县西门子公司使用被诉侵权域名“www.siemives.com”和被诉侵权标识“⌊SIEMIVES」”。新昌县西门子公司在经营过程中不仅使用上述域名和标识,还存在突出使用“西门子”和 “SIEMIVES”的行为。吴炳均作为被诉侵权域名和标识的许可人,具有监督被许可人使用行为的义务,其对于被许可人的标识使用情形应当是明确知晓的。再结合吴炳均还实施了成立新昌县创维电器公司、注册相关域名和提出相关商标申请等涉嫌攀附案外人知名品牌的情节,可以认定吴炳均注册被诉侵权域名、标识和成立新昌县西门子公司的目的就在于,以新昌县西门子公司为工具,实施攀附西门子公司注册商标及企业名称的被诉侵权行为,吴炳均与新昌县西门子公司主观上具有实施被诉侵权行为的共同故意,客观上共同实施了被诉侵权行为,故其应与新昌县西门子公司就损害赔偿承担连带责任。

其次,本案中,吴炳均与新昌县西门子公司还存在严重的人格混同问题。公司法人人格独立、股东有限责任是公司法的制度基石,但公司法人人格独立是基于股东不直接参与公司经营活动,公司与其股东具有相互独立人格作出的制度设计。当公司与股东在人员、经营、财产方面交叉或混同时,公司就丧失了独立人格和独立承担责任的基础,而沦为股东逃避侵权责任的工具。因此为弥补股东有限责任制度在特殊情形下的缺陷,《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定:“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”故在特定情形下,为保护公司债权人的利益,法院可以否定股东与公司分别独立之人格,责令股东对公司债务承担连带责任。

本案中,一方面,新昌县西门子公司的两位股东吴炳均与竺秋珍是母子关系,其中吴炳均的控股比例为80%,竺秋珍担任公司法定代表人,控股比例是20%。因此从股权结构看,吴炳均是新昌县西门子公司的控股股东,对新昌县西门子公司的经营活动享有控制权。另一方面,新昌县西门子公司在经营活动中存在将吴炳均的个人银行账户作为公司经营账户的情形。新昌县西门子公司在与其江苏省无锡市经销商张萍的业务往来中,提供了吴炳均的7个个人银行账户作为公司的收款账户,张萍也向吴炳均的3个个人银行账户进行了汇付货款。此外,“www.siemives.com”网页中“QQ交流”在线客服的昵称为“西门子生活电器吴炳均”,也可以作为吴炳均参与新昌县西门子公司经营的佐证。鉴于吴炳均与新昌县西门子公司在人员、财务、业务等方面高度混同,新昌县西门子公司就涉案侵权行为已经丧失了独立承担侵权责任的人格基础,违背了公司法人人格独立制度的本意,其行为本质和危害结果与《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定的情形相当,故应判令吴炳均对新昌县西门子公司的侵权之债承担连带责任。

最后,就本案的价值导向而言,本案属于典型的公司股东将公司作为侵权工具,既通过控制公司经营获取不正当利益,又试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形,该类行为多发生于侵权产品生产商、制造商等侵权源头,极大侵害了知识产权权利人的利益,违背了公认的商业道德和诚信原则。为加大对侵权源头的打击力度,遏制以侵权为主业的不正当搭车、模仿行为,实现严格保护的法律效果,亦应当对该类股东侵权主体课以连带责任,以起到规范公司经营秩序的导向作用。

综上,二审法院认为,吴炳均与新昌县西门子公司主观上具有实施被诉侵权行为的共同故意,客观上具有通力合作的行为协作性,结果上具有导致损害后果发生的同一性,其各自行为已经结合构成了一个具有内在联系的共同侵权行为,且二者的人格严重混同,吴炳均应与新昌县西门子公司、邦代公司就损害赔偿承担连带责任。

二、关于原判确定的赔偿数额是否合理。

本案中,新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均所实施的侵权行为包括侵犯西门子公司注册商标专用权的行为和擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”同时,依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条之规定,确定反不正当竞争法第五条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。故本案中关于擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照《中华人民共和国商标法》第六十三条之规定进行计算。本案中,由于西门子公司未提供其因侵权受到的实际损失,或新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均等因侵权所获得的利益,以及涉案商标许可使用费的相关证据,且主张适用法定赔偿确定赔偿数额,二审法院予以准许。同时由于西门子公司企业名称中的“西门子”字号与其第G683480号“西门子”注册商标的标识功能和商誉范围具有一定的重合性,故二审法院对于涉案侵害西门子公司注册商标专用权及擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为的损害赔偿数额予以合并裁量。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定:“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”二审法院认为,知识产权损害赔偿数额的确定要充分考虑知识产权市场价值的客观性和不确定性特点,既要以知识产权的市场价值为指引,力求准确反映被侵害知识产权的市场价值,又要充分顾及市场环境下侵权主体及侵权行为的各类对应因素。因此,在确定赔偿数额时,可以根据法律规定和立法精神,合理设定相应的考量因素和层级区间,在全方位、多层次地评估分析权利信息(包括权利主体、权利客体考量因素)和侵权信息(包括侵权主体、侵权行为考量因素)的基础上,对权利信息和侵权信息的层级进行综合评判、相互修正,最终通过规范行使自由裁量权,合理确定赔偿额度,以增强法定赔偿数额认定的正当性、规范性和可预期性,维护统一透明、有序规范、公平竞争、充满活力的市场环境。

经查,本案中影响赔偿数额认定的权利主体和权利客体考量因素包括:1.涉案商标和企业名称的显著性较强。“西门子”属于臆造词,“SIEMENS”也并非外文固有词汇,均具有较突出的显著特征。2.涉案商标和企业名称的知名度极高。西门子公司的第G637074号注册商标“SIEMENS”曾在第11类柜式和箱式冷冻机商品上被认定为驰名商标,第G637074号注册商标“SIEMENS”和第G683480号注册商标“西门子”曾在第9类控制器商品上被认定为驰名商标;西门子公司1872年进入中国市场,自晚清、民国至今,特别是新中国成立以来,中国大陆的报纸期刊对于“西门子”品牌进行了持续而广泛的宣传报道,《申报》、《人民日报》的相关新闻报道数量分别达6900余篇、500余篇即可以佐证;西门子公司于1989年在中国开始设立合资企业,后又设立了以“西门子”为字号的全资子公司及多家以“西门子”为字号的企业,并取得了一系列社会荣誉,使得西门子公司的商标和企业名称都已具有极高的社会知名度。商标和企业名称保护的强度与标识的显著性、知名度相适应,损害赔偿数额的确定要以商标和企业名称的市场价值为指引,显然涉案权利主体和权利客体的考量因素属于很高的层级。

影响赔偿数额认定的侵权主体、侵权行为考量因素包括:1. 涉案侵权行为是共同故意侵权。吴炳均以新昌县西门子公司为工具,实施攀附西门子公司注册商标及企业名称的被诉侵权行为,吴炳均与新昌县西门子公司具有实施侵权行为的共同故意。2.涉案侵权行为包括侵犯西门子公司注册商标专用权的行为和擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为,从被诉企业名称,到被诉标识、域名,实现了对西门子公司企业名称和驰名商标的全面攀附。3.三原审被告系侵权产品的制造商,属于源头侵权,“www.siemives.com”网页显示被诉侵权产品的种类、型号众多,且结合吴炳均还成立了新昌县创维电器公司的情节,可以认定新昌县西门子公司是以生产、销售被诉侵权产品为主业。4.侵权地域范围广。被诉侵权产品的销售地域范围已经不限于浙江省内,而是在全国发展了相应的经销商,销售地域范围延伸至江苏省、山西省等地。5.侵权持续时间较长。由于三原审被告并未提供相应的财务账簿等证据证明侵权行为的开始和终止时间,二审法院认定本案侵权行为自新昌县西门子公司成立之日即2014年4月14日开始,并持续至今。6.各方当事人均未提供相应的证据证明被诉侵权产品的生产、销售数量,嵊州市市场监督管理局到邦代公司厂房检查时,查封煤气灶成品30只,外包装箱85只;新昌县西门子公司的无锡市经销商张萍2015年7月7日至同年9月26日向吴炳均支付的货款即达人民币5万余元。7.被诉侵权产品的售价较低。西门子公司相关产品的销售价格较高,比如油烟机价格为每台人民币2600元至8000元,而被诉侵权油烟机的价格是每台人民币1400元,较大的价格差距使得被诉侵权产品更容易抢占西门子公司的市场份额。8.结合西门子商标和企业名称的知名度,及相关消费者混淆的事实,可以认定被诉侵权标识在被诉侵权产品获利中的贡献较大。9.新昌县西门子公司的注册资本是人民币58万元,邦代公司的注册资本是人民币50万元。10.邦代公司缺席一、二审审理,新昌县西门子公司缺席二审审理。缺席审理既意味着对抗辩权的放弃,也使得法院难以对于侵权行为信息进行更为翔实的查明,可以适当降低相应的证明标准,在没有直接证据时,对间接证据的认定标准不宜过于苛刻。基于对上述侵权主体及侵权行为考量因素的分析,二审法院认定涉案侵权信息属于较高的层级。

二审法院认为,法定赔偿数额的确定取决于对权利主体、权利客体因素及侵权主体、侵权行为因素的综合考量。本案中,由于影响法定赔偿数额的权利信息因素属于很高的层级,侵权信息因素属于较高的层级,二审法院认为可以在《中华人民共和国商标法》第六十三条所确定的法定赔偿额度内,选择在较高的层级区间确定赔偿数额。原判确定的赔偿数额与西门子公司涉案商标和企业名称的市场价值不相适应,未能给权利人提供充分的司法救济,亦难以使以侵权为主业的侵权人付出足够的侵权代价,无法营造侵权人不敢“傍名牌”、不愿“搭便车”的法律氛围。二审法院根据《中华人民共和国商标法》及相关司法解释的规定,秉持严格保护的司法政策,综合考量上述因素,依法规范行使法律赋予的自由裁量权,确定本案的法定赔偿数额为人民币100万元。

另外,二审中西门子公司明确主张赔偿其合理开支人民币7万元。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定:“赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。关于合理开支是否在赔偿数额之外另行计算,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22条规定:“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。”二审法院认为,将合理开支在赔偿数额之外另行计算,能够保障合理开支部分不被忽略,使得权利人获得足额的损害赔偿,商标侵权和不正当竞争案件中也可予以借鉴。本案中,虽然西门子公司并未提供其已实际支付相应的律师代理费的证据,但考虑到:本案系涉外案件,西门子公司确实聘请了相关律师作为其诉讼代理人进行调查取证和参与庭审,且本案标的额较大,案情较为复杂,侵权取证地域范围较广,西门子公司所聘请的律师能够积极举证证明关于侵权成立和损害赔偿数额的主张,律师在本案诉讼中的劳动价值应当予以肯定;同时,西门子公司亦支出了相应的公证费、差旅费,故西门子公司关于合理开支的诉请,二审法院予以支持。

综上,二审法院认为,新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均共同实施了侵害西门子公司注册商标专用权的侵权行为及擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为,应就损害赔偿承担连带责任。西门子公司的上诉理由部分成立,对其相应的上诉请求二审法院予以支持。原审判决部分事实认定不清,适用法律错误,应予纠正。依照《中华人民共和国商标法》第六十三条,《中华人民共和国侵权责任法》第八条,《中华人民共和国公司法》第二十条第三款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第(二)项之规定,判决:一、维持中华人民共和国浙江省绍兴市中级人民法院(2015)浙绍知初字第972号民事判决第一、二、四项;二、撤销中华人民共和国浙江省绍兴市中级人民法院(2015)浙绍知初字第972号民事判决第三、五、六项;三、吴炳均立即停止使用并注销域名“www.siemives.com”;四、新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均于本判决送达之日起十日内赔偿西门子公司经济损失人民币100万元和西门子公司为制止侵权行为支付的合理开支人民币7万元,共计人民币107万元;五、驳回西门子公司的其他诉讼请求。新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一、二审案件受理费各人民币22800元,均各由西门子公司负担人民币5800元,由新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均共同负担人民币17000元。

 

【评析】

本案属于典型的公司股东将公司作为侵权工具,既通过控制公司经营获取不正当利益,又试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形。所涉及的法律适用问题包括:一、股东在何种情形下应与公司就损害赔偿承担连带责任;二、如何适用“司法层次分析法”确定知识产权法定赔偿数额。

一、股东在何种情形下应与公司就损害赔偿承担连带责任

对于公司股东将公司作为侵权工具的情形,以及试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形,可以依据侵权责任法关于共同侵权的规定,或公司法关于公司股东滥用公司法人独立地位的规定,判令该类股东侵权主体承担连带责任。

第一种情形:公司股东将公司作为侵权工具,共同实施侵权行为。

首先,《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。侵权责任法规定共同侵权行为承担连带责任的目的在于合理分配侵权损失和风险,既能增加责任主体的数量,充分补偿受害人的损失,“又能督促潜在的侵权人相互监督,共同承担预防侵权行为的责任”[i]。同时,就共同侵权制度的立法宗旨而言,共同侵权行为应以行为人之间存在共同故意或者过失等意思关联为必要要件。[ii]

本案中,吴炳均注册被诉侵权域名、标识和成立新昌县西门子公司的目的就在于,以新昌县西门子公司为工具,实施攀附西门子公司注册商标及企业名称的被诉侵权行为,吴炳均与新昌县西门子公司主观上具有实施被诉侵权行为的共同故意,客观上共同实施了被诉侵权行为,其各自行为已经结合构成了一个具有内在联系的共同侵权行为,依据前述法律规定,其应与新昌县西门子公司就损害赔偿承担连带责任。

第二种情形:公司股东滥用公司法人独立地位,规避承担侵权责任。

公司法人人格独立、股东有限责任是公司法的制度基石。公司法人人格独立的集中体现即公司独立地承担法律责任,与股东个人责任相分离。[iii]但公司法人人格独立是基于股东不直接参与公司经营活动,公司与其股东具有相互独立人格作出的制度设计。当公司与股东在人员、经营、财产方面交叉或混同时,公司就丧失了独立人格和独立承担责任的基础,而沦为股东逃避侵权责任的工具。因此为弥补股东有限责任制度在特殊情形下的缺陷,《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定:“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”故在特定情形下,为保护公司债权人的利益,法院可以否定股东与公司分别独立之人格,责令股东对公司债务承担连带责任。

本案中,一方面,从股权结构看,吴炳均是新昌县西门子公司的控股股东,对新昌县西门子公司的经营活动享有控制权。另一方面,新昌县西门子公司在经营活动中存在将吴炳均的个人银行账户作为公司经营账户的情形。鉴于吴炳均与新昌县西门子公司在人员、财务、业务等方面高度混同,新昌县西门子公司就涉案侵权行为已经丧失了独立承担侵权责任的人格基础,违背了公司法人人格独立制度的本意,其行为本质和危害结果与《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定的情形相当,故应判令吴炳均对新昌县西门子公司的侵权之债承担连带责任。

此外,“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”是当前知识产权司法保护的基本司法政策。坚持上述司法政策,必须要重视司法裁判的规则指引作用和价值引导作用,为当事人选择正确行为模式提供依据和参考,提升司法的公信力。就本案的价值导向而言,本案属于典型的公司股东将公司作为侵权工具,既通过控制公司经营获取不正当利益,又试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形,该类行为多发生于侵权产品生产商、制造商等侵权源头,极大侵害了知识产权权利人的利益,违背了公认的商业道德和诚信原则。为加大对侵权源头的打击力度,遏制以侵权为主业的不正当搭车、模仿行为,实现严格保护的法律效果,亦应当对该类股东侵权主体课以连带责任,以起到规范公司经营秩序的导向作用。

二、如何适用“司法层次分析法”确定知识产权损害赔偿数额

为回应社会上关于“知识产权损害赔偿低”的评价,浙江法院总结审判实践经验,基于法经济学的考量,提出了依据“司法层次分析法”计算法定赔偿数额的思路。

其一,“司法层次分析法”的内涵。“司法层次分析法”是指,在对权利信息和侵权信息进行综合评估分析的基础上,对评估要素进行全面整合,设置相应权重指标系数,设定层级目标(如高、较高、适中、较低、低),最终通过规范行使自由裁量权,来确定法定赔偿额度。其中,权利信息的层次分析因素是指权利主体和权利客体因素,包括主体信息、产业经营信息、权利类型、权利稳定情况、权利的使用情况、市场价值、剩余保护期限等。侵权信息的层次分析因素是指侵权主体和侵权行为因素,包括主观过错、行为情节、侵权类型、地域范围与时间、诉讼行为等。

其二,“司法层次分析法”的科学性。由于知识产权侵权本质上是对权利市场价值的损害,权利的市场价值又取决于权利主体和权利客体,而侵权主体及侵权行为则是造成损害的直接致害因素,因此,根据法律规定和立法精神,合理设定相应的考量因素和层级区间,在综合评估权利信息和侵权信息基础上,根据权利信息和侵权信息的层级,最终通过规范行使自由裁量权,合理确定法定赔偿额度,可以增强法定赔偿数额认定的正当性、规范性和可预期性,既符合市场经济规律,又合乎知识产权立法价值导向。

 其三,“司法层次分析法”的适用规则。以商标侵权诉讼为例,对相应的适用规则予以说明。适用规则一:将《商标法》规定的“300万元以下”的法定赔偿额分为五个层次,比如可以考虑将“高”层次对应赔偿额“150-300万”;“较高”层次对应赔偿额“100-150万”;“适中”层次对应赔偿额“50-100万”;“较低”层次对应赔偿额“10-50万”;“低”层次对应赔偿额“10万以下”。适用规则二:细化司法层次考量因素。比如权利信息中要强化商标知名度和显著性的分析,侵权信息中要对被诉侵权行为是故意侵权还是过失侵权,是使用行为还是销售行为,是源头侵权还是末端侵权等等,予以分析。适用规则三:权利信息和侵权信息都划分为“高”、“较高”、“适中”、“较低”、“低”五个层次。两类信息综合评判、相互修正,确定最终的评估层次。比如权利信息的层次为高,侵权层次为高,最终的层次为高,可以在150-300万元的区间内作出相应的取舍。而权利信息为高,侵权信息为低,则可以认定最终的层次为适中或较低。这其中涵盖了许多种排列方式,这些排列方式可以作为确定判赔层次的参考。适用规则四:结合区域经济发展水平,对于经济发达地区、次发达地区、欠发达地区可设置不同的法定赔偿系数。以浙江省为例,发达地区比如杭州、宁波、温州地区可以设定基准系数为1,对次发达地区、欠发达地区可以设定相应的修正系数,例如将次发达地区设定为0.8、将欠发达地区设定为0.6适用规则五:认定损害赔偿层次时,必须要充分考量法律条文的具体规定、立法的主旨和本意、司法政策的价值导向,并参照指导性案例或在先生效判例的裁判尺度,确保裁判标准的一贯性和延续性。

本案是对“层次分析法”的首次司法实践。二审法院经过详细查明并综合考量相应的权利信息因素及侵权信息因素,妥当适用前述适用规则,认定影响法定赔偿数额的权利信息因素属于很高的层级,侵权信息因素属于较高的层级,故可以在《中华人民共和国商标法》第六十三条所确定的法定赔偿额度内,选择在较高的层级区间确定赔偿数额。通过依法规范行使法律赋予的自由裁量权,确定本案的法定赔偿数额为人民币100万元。

另外,关于合理开支是否在赔偿数额之外另行计算,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条规定:“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。”将合理开支在赔偿数额之外另行计算,能够保障合理开支部分不被忽略,使得权利人获得足额的损害赔偿,商标侵权和不正当竞争案件中也可予以借鉴。合理开支的总体认定标准应是从宽把握、不宜过高。律师费用的参考因素可以司法部出具的《律师服务收费管理办法》及各省市出台的律师收费办法中规定的收费标准为依据;在个案中考虑相应的案件标的额、案件的复杂程度;同时,要充分重视律师在证据和程序机制中的作用,肯定律师的劳动价值,提高包括律师代理费在内的维权成本保护力度。本案中,考虑到案件类型、案情复杂程度、律师付出的劳动等因素,对西门子公司关于合理开支的诉请予以支持。最终判令新昌县西门子公司、邦代公司、吴炳均共同赔偿西门子公司经济损失100万元和西门子公司为制止侵权行为支付的合理开支7万元,共计107万元。

 

 

    (撰稿:浙江高院知识产权审判庭高级法官 应向健

              浙江高院知识产权审判庭法官  王 磊) 

 

 


[i] 张铁薇著:《共同侵权制度研究》,人民法院出版社2013年版,第44页。

[ii] 王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法释义》,法律出版社2010年版,第57-58页。

[iii] 范健、王建文著:《商法学》,法律出版社2016年版,第81页。

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